Las novedades más destacables que ofrece el texto recién aprobado son las siguientes:

Patentes

• Examen sustantivo obligatorio (artículos 39-40). Desaparece el actual procedimiento de concesión optativo “sin examen”. Se establece un único procedimiento de concesión con examen sustantivo de patentabilidad, que incluye un examen de novedad y de actividad inventiva. Como resultado de este examen sustantivo, una solicitud de patente podrá ser concedida, en su versión original o en una versión modificada por el solicitante, o bien podrá ser denegada.

• Oposición post-concesión (artículo 43). El procedimiento de oposición pasa a ser post-concesión. El plazo para la presentación de oposiciones es de seis meses a partir de la publicación de la concesión de la patente en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI).

Modelos de utilidad

• Novedad absoluta (artículo 138). Desaparece el requisito de “novedad nacional” establecido en la Ley 11/1986. El requisito de novedad pasa a ser el mismo que para las patentes (novedad absoluta).

• Actividad inventiva reducida (artículo 140). Se mantiene el requisito de menor actividad inventiva establecido en la Ley 11/1986 (el nivel de actividad inventiva exigido a un modelo de utilidad es menor que el que se exige a una patente).

• Invenciones protegibles por un modelo de utilidad (artículo 137). Se incluyen los productos como invenciones protegibles por un modelo de utilidad, pero excluyendo las invenciones relativas a materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas. Se mantiene la exclusión referente a las invenciones de procedimiento.

• Obligación de obtener un Informe sobre el Estado de la Técnica para poder ejercitar acciones (artículo 148). La tramitación de una solicitud de modelo de utilidad no incluye una búsqueda de antecedentes ni un examen sustantivo de patentabilidad. Sin embargo, para el ejercicio de acciones relativas a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad será preciso haber obtenido  o  solicitado  previamente un Informe sobre el Estado de la Técnica (IET). Se trata del mismo IET que es realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para las solicitudes de patentes. El IET realizado para un modelo de utilidad es notificado al peticionario y puesto a disposición del público por la OEPM.

Disposiciones generales aplicables a patentes y modelos de utilidad

• Revocación o limitación a instancia del titular por la vía administrativa (artículos 105-107). A petición  de  su  titular, una patente concedida podrá ser revocada o bien limitada modificándose las reivindicaciones, en cualquier momento de su vida legal. La solicitud de revocación o de limitación deberá dirigirse a la OEPM.

• Limitación a instancia del titular en un procedimiento de nulidad (artículo 103). En un  procedimiento  de  nulidad ante los Tribunales, el  titular  de  la  patente  podrá  limitar  el  alcance  de  la  misma modificando las reivindicaciones. La patente así limitada servirá de base al procedimiento.

• Nulidad parcial (artículo 102). Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente, ésta quedará limitada mediante la modificación de las reivindicaciones afectadas y se declarará parcialmente nula.

• Alcance de protección: mención explícita de los equivalentes (artículo 68).  Se hace mención explícita de los equivalentes: para determinar el alcance de la protección conferida por una patente debe tenerse en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones.

• Solicitud de licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación (artículo 92). Se podrá solicitar una licencia obligatoria cuando la explotación de la patente haya sido interrumpida durante más de un año. En la Ley 11/1986 este plazo es de tres años.

• Concesión de licencias obligatorias: simplificación del procedimiento (artículos 97-99). Se simplifica el procedimiento de concesión de licencias obligatorias. Las partes pueden designar un mediador común o bien nombrar cada una un experto. Un tercer experto es nombrado por la OEPM para acordar las condiciones de la licencia con los expertos nombrados por las partes. A falta de acuerdo, la OEPM resolverá sobre la concesión de la licencia.

• Reducción de tasas para personas físicas y PYMES (artículo 186). Para los emprendedores que tengan la consideración de  persona física o de pequeña y mediana empresa (PYME), se aplica una reducción de 50% a las tasas y anualidades siguientes: tasa de solicitud, tasa de petición del informe sobre el estado de la técnica, tasa de examen sustantivo, anualidades tercera, cuarta y quinta.

• “Invenciones laborales” (invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios) (artículos 18 y 19). Se especifican las condiciones relativas a la obligación del empleado o prestatario de servicios de informar al empresario de la realización de una invención, y a la obligación del empresario de responder y de asumir, si cabe, la titularidad de una solicitud de patente. En los casos en que se presente una solicitud de patente dentro del año siguiente a la extinción de una relación de empleo o de servicios, salvo prueba en contrario, se presume que la invención correspondiente ha sido realizada durante la vigencia de dicha relación.

• Invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación (artículo 21). Se especifican las condiciones relativas a la obligación de un investigador de informar a la Universidad (o Ente de Investigación) de la realización de una invención, y a la obligación de esta última de responder y de asumir, si cabe, la titularidad de una solicitud de patente, o bien de reservarse los derechos de utilización en caso de considerar la invención como secreto industrial. Se prohíbe la publicación de los resultados de una investigación susceptible de ser patentada hasta que se haya presentado, si cabe, una solicitud de patente dentro del plazo establecido. Se dispone que las Comunidades Autónomas podrán desarrollar por vía reglamentaria regímenes específicos de participación en beneficios para el personal investigador de Entes Públicos de Investigación de su competencia.

• Arbitraje y mediación (artículo 136). Se menciona expresamente la posibilidad de que las partes en litigio recurran a  la  mediación  o  al  arbitraje. Quedan excluidas las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión y de oposición, así como los recursos cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión, el mantenimiento o la validez de un título. Se otorga a la OEPM un papel de institución mediadora  y  arbitral (Disposición final segunda).